盡管在地方法院相對快速地贏得了勝利，但是關于好市多(Costco Wholesale Corp.)賠償蒂芙尼(Tiffany&Co.)2100萬美元的裁決短期內不會被執行。美國聯邦第二巡回上訴法院在2020年8月17日以“3票支持0票反對”的判決推翻了地區法院對蒂芙尼案的裁決，認為該法院對事實性問題作出了不當裁決，這些問題本應由陪審團決定。
蒂芙尼與好市多之間的糾紛始于2012年，當時知名的高檔珠寶供應商蒂芙尼發現好市多將“Tiffany”商標用在銷售點的標識上以售賣某些“無品牌”的鉆石戒指。蒂芙尼要求好市多停止使用“Tiffany”商標銷售其戒指，好市多照辦。好市多還通知了此類戒指的購買者其使用“Tiffany”僅表示戒指具有蒂芙尼的設計風格，并提醒客戶他們可以隨時退回戒指。盡管如此，蒂芙尼仍然以商標侵權和假冒為由起訴了好市多。作為回應，好市多堅持其對“Tiffany”商標的使用屬于描述性合理使用。
根據簡易判決，地方法院裁定蒂芙尼已經確立責任，作為一項法律問題，好市多合理使用的抗辯理由失敗。在對損害賠償金進行審定后，法院判好市多賠償蒂芙尼超過2100萬美元。
好市多隨后提起上訴。在上訴中，第二巡回法院撤消了地方法院的裁決。盡管認為應該對地方法院的事實裁決給予“相當大的尊重”，但第二巡回法院裁決的關鍵在于，這種尊重并不能擴大地方法院在即決判決階段作出事實裁決的權限。相反，第二巡回法院強調地方法院只有在“對非動議申請方有利的無爭議證據和合理推論僅支持一個結論等”的情況下，才能對即決判決作出事實裁決。
根據這一標準，第二巡回法院認為地方法院不當駁回好市多的反駁證據，只考慮到蒂芙尼證據的有效性。首先，第二巡回法院似乎更相信好市多的說法，即一個公正的陪審員可以發現，在好市多的3300多個戒指銷售案例中只有6個實際混淆的例子，這個比例非常小。其次，更重要的是，第二巡回法院指出，好市多公司提出了反駁的專家證詞，即蒂芙尼的消費者調查存在缺陷，至少其調查的消費者當前對購買鉆戒并沒有興趣，并且使用了人為的、有偏見的外部刺激而忽略了銷售點的現實情況。
除此之外，第二巡回法院還發現蒂芙尼并未最終證明好市多懷有惡意。該法院強調，公正的陪審員可以發現，好市多努力模仿蒂芙尼戒指的“有用但不受保護的屬性”，并且“好市多承認其有意出售與蒂芙尼首飾相似的產品，但不是故意仿冒蒂芙尼的首飾——這不足以證明在蒂芙尼提起的商標侵權訴訟中好市多存在惡意行為”。
最終，第二巡回法院允許好市多基于合理使用理由進行抗辯——地方法院正是基于該理由認定其為惡意而作出裁決。正如第二巡回上訴法院所解釋的那樣，“在同一個產品類別中，一個單詞既是來源標志又是描述性詞語，這本身并無荒謬之處……簡單來說，即被告已將一個詞語注冊為商標并用于特定行業并不能阻礙陪審團認定該詞語在同一行業中具有描述性用途。”
雙方是否會繼續進行商標之戰仍有待觀察。不過，無論如何，第二巡回上訴法院的裁決可能會對品牌所有者、涉嫌侵權者和從業者產生重要的影響。
首先，法院認定某一特定詞語既可以作為商標使用，又可以在同一個行業內合法地單獨用于描述性目的，這可能會引發關于描述性詞語的可保護性的進一步爭議。其次，該裁決強調了關于假冒的訴求與描述性合理使用抗辯之間的關系，并指出，如果被告可以證明“其使用的名稱雖然與注冊商標相同，但并不是作為商標使用”，判其實施假冒行為可能是不適當的。第三，這種觀點進一步強調，僅僅模仿不受保護的產品的特點并不能被確定為惡意。因此，訴訟當事方在進行侵權分析時應注意區分受保護的元素和不受保護的元素。
最后，第二上訴巡回法院明確指出，“在大多數案件中，上訴法院應重新審查地方法院對每個‘混淆可能性’因素的決定及其對這些因素的最終權衡情況”，并且審查其根據已提交的證據進行權衡而作出簡易判決是否適當。因此，即使非動議申請方拒絕提交積極證據，而只是簡單地挑戰動議申請方證據的分量，地方法院可能也會更加謹慎地作出即決判決。(來源：中國保護知識產權網站)
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