近日，新加坡知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(IPOS)就FMTM Distribution Ltd(以下簡稱“FMTM”)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)與Rolex S.A(以下簡稱“勞力士”)提出異議一事作出了決定。
背景
FMTM(申請(qǐng)人)是一家銷售高檔手表的公司，已在新加坡申請(qǐng)?jiān)谏唐坊蚍?wù)類別的第14類中注冊(cè)MARINER商標(biāo)，涉及手表和其他特定商品。
該申請(qǐng)?jiān)獾饺鹗恐莩奁肥直碇圃焐虅诹κ?異議人)的反對(duì)。在提出的幾項(xiàng)異議理由中，異議人表達(dá)的主要論點(diǎn)是申請(qǐng)人的標(biāo)志與勞力士的注冊(cè)商標(biāo)SUBMARINER存在混淆性相似，并且同屬于涉及鐘表工具和零件方面的第14類。
決定
勞力士異議的理由如下：
—新加坡《商標(biāo)法》第8(2)(b)條：就相似的競爭性商品而言，申請(qǐng)人的標(biāo)志與異議人的商標(biāo)相比相似性高于相異性，并且存在混淆的可能性;
—《商標(biāo)法》第8(7)(a)條：假冒。
關(guān)于《商標(biāo)法》第8(2)(b)條：標(biāo)志之間的相似性和混淆性
盡管異議人提出了大量證據(jù)表明其商標(biāo)已經(jīng)獲得顯著性，但每一個(gè)證據(jù)都表明與異議人的商標(biāo)一同出現(xiàn)的“ROLEX”標(biāo)志更具顯著性。知識(shí)產(chǎn)權(quán)仲裁員指出：
“如果在每一個(gè)證據(jù)中，異議人的商標(biāo)始終伴隨著‘ROLEX’商標(biāo)出現(xiàn)，那么很難說異議人的商標(biāo)已經(jīng)獲得顯著性。”
因此，他得出結(jié)論，異議人的商標(biāo)具有中等程度的固有顯著性，因?yàn)椤癝UBMARINER”是一個(gè)含義眾所周知的英語單詞，但是該標(biāo)志并沒有通過使用獲得顯著性。他觀察到兩個(gè)標(biāo)志都是長度相近的單個(gè)單詞，并且申請(qǐng)人的標(biāo)志的全部內(nèi)容都包含在異議人的商標(biāo)之中。
兩個(gè)標(biāo)志共享了3個(gè)相同或非常相似的音節(jié)。申請(qǐng)人認(rèn)為，鑒于講英語的人通常傾向于弱讀后面的音節(jié)，因此單詞的第一個(gè)音節(jié)在聽覺上是最重要的。但是，知識(shí)產(chǎn)權(quán)仲裁員不認(rèn)同異議人商標(biāo)中的“Sub”前綴能夠取代申請(qǐng)人商標(biāo)構(gòu)成了異議人商標(biāo)的重要組成部分的事實(shí)。
在概念上的相似性方面，知識(shí)產(chǎn)權(quán)仲裁員認(rèn)為，兩個(gè)商標(biāo)都傳達(dá)了有關(guān)水手和大海的相似想法。總體而言，申請(qǐng)人的商標(biāo)和異議人的商標(biāo)在視覺、聽覺和概念上相似。考慮到商品和兩個(gè)標(biāo)志的相似性，知識(shí)產(chǎn)權(quán)仲裁員還發(fā)現(xiàn)，在商品的來源以及競爭性商標(biāo)的使用者是否有經(jīng)濟(jì)性關(guān)聯(lián)方面，申請(qǐng)人的商標(biāo)和異議人的商標(biāo)之間存在混淆的可能性。由于普通消費(fèi)者可能不具備關(guān)于手表的專業(yè)知識(shí)，也不可能在購買商品時(shí)使用這些知識(shí)以避免產(chǎn)生混淆，這進(jìn)一步增加了混淆的可能性。
關(guān)于《商標(biāo)法》第8(7)(a)條：假冒
由于異議人已在新加坡各地建立了完善的零售網(wǎng)絡(luò)，因此知識(shí)產(chǎn)權(quán)仲裁員贊同異議人在新加坡的整體業(yè)務(wù)中擁有良好的信譽(yù)。
在根據(jù)第8(2)(b)條確定混淆的可能性之后，知識(shí)產(chǎn)權(quán)仲裁員決定存在曲解的可能性，即請(qǐng)人和異議人可能是同一個(gè)人或者在經(jīng)濟(jì)上有聯(lián)系。由于異議人和申請(qǐng)人彼此是直接競爭對(duì)手，因此申請(qǐng)人的標(biāo)志確實(shí)有可能損害異議人的商譽(yù)。
結(jié)論
該決定為評(píng)估此類相似標(biāo)志提供了進(jìn)一步的指導(dǎo)。此類相似標(biāo)志的唯一區(qū)別僅是其中一個(gè)標(biāo)志中存在前綴(即“Sub”)。
品牌所有者還應(yīng)該意識(shí)到，如果一個(gè)相對(duì)知名的商標(biāo)(如“Rolex”)和另一個(gè)商標(biāo)(如“Submariner”)在產(chǎn)品上同時(shí)出現(xiàn)，可能會(huì)導(dǎo)致后者無法用作來源標(biāo)志，并且可能也無法用來證明該商標(biāo)已獲得顯著性。(來源：中國保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)站)
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