一棵果實(shí)累累的樹，如果樹本身有毒，那么它的果實(shí)一定有毒，這就是所謂的“毒樹之果”。
毒樹之果理論是對(duì)美國(guó)刑事訴訟中一些證據(jù)的直觀概括。意味著在偵查過程中以非法手段獲取的證據(jù)，在訴訟過程中不會(huì)被采信，即使這些證據(jù)足以推翻判決結(jié)果。這個(gè)術(shù)語的邏輯是，如果證據(jù)的來源(樹)被污染了，那么從它那里獲得的任何證據(jù)(果實(shí))也是被污染的。那么，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓是否存在“毒樹之果”？
根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布的數(shù)據(jù)，2020年上半年，我國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)量達(dá)到428.4萬件。截至2020年6月底，我國(guó)有效注冊(cè)商標(biāo)數(shù)量為2741.4萬件。2019年商標(biāo)申請(qǐng)量同比增長(zhǎng)6.33%，這個(gè)數(shù)據(jù)還在增加。由于商標(biāo)最大的傳播功能是其可讀性，大多數(shù)申請(qǐng)人習(xí)慣使用文字商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)。但是，基于如此大量的注冊(cè)和申請(qǐng)，相對(duì)美好的字眼已經(jīng)用盡。在目前的應(yīng)用情況下，二字漢字的注冊(cè)比較困難，尤其是在熱門類別，比如服裝、食品、化妝品、家居用品等等。
目前，我國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的審查時(shí)間已經(jīng)加快到4個(gè)月左右。但隨著商標(biāo)初審公告期、制證期等，最快也要九個(gè)月左右才能拿到證。如果拒絕審核或質(zhì)疑回復(fù)，則需要更長(zhǎng)時(shí)間。在這種情況下，直接使用注冊(cè)商標(biāo)是最便捷的方式。但是買一個(gè)商標(biāo)使用就萬無一失了嗎？有沒有「毒樹之果」？本文將研究這種行為的風(fēng)險(xiǎn)。
一
購(gòu)買的商標(biāo)是否在涉嫌觸發(fā)禁止或者沒有明確條款的情況下被核準(zhǔn)注冊(cè)。
《商標(biāo)法》第十條規(guī)定，下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)： (一)與國(guó)家名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、國(guó)歌、軍旗、軍徽、軍歌、獎(jiǎng)?wù)碌认嗤蛘呓频?。中華人民共和國(guó)的，與中央國(guó)家機(jī)關(guān)的名稱、標(biāo)志、特定地名或者標(biāo)志性建筑的名稱、圖形相同的；(二)同外國(guó)的名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、軍旗相同或者近似的，但經(jīng)該國(guó)政府同意的除外；(三)與名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的。國(guó)際政府間組織的，但經(jīng)該組織批準(zhǔn)或者不易誤導(dǎo)公眾的除外；(四)與表明實(shí)施控制和保證的官方標(biāo)志、檢驗(yàn)標(biāo)志相同或者近似的，經(jīng)授權(quán)的除外；(五)與紅十字、紅新月的名稱、標(biāo)志相同或者近似的；(六)帶有民族歧視的；(七)欺騙性強(qiáng)，容易使公眾對(duì)商品質(zhì)量或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤解的；(八)對(duì)* * * *道德有害或有其他不良影響的。縣級(jí)以上行政區(qū)劃名稱或者公眾知曉的外國(guó)名稱不得作為商標(biāo)使用。但是，該地名具有其他含義或者是集體商標(biāo)、證明商標(biāo)的一部分的除外；使用地名的注冊(cè)商標(biāo)繼續(xù)有效。
第十一條規(guī)定，下列標(biāo)志不得注冊(cè)為商標(biāo)： (一)只有商品的通用名稱、圖形、型號(hào)；(二)僅直接標(biāo)明商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量等特征的；(三)其他缺乏鮮明特色的。前款所列標(biāo)志取得顯著特征并易于識(shí)別的，可以注冊(cè)為商標(biāo)。
由于我國(guó)商標(biāo)審查采用初步審定公告制度，一般由一名審查員單獨(dú)進(jìn)行，商標(biāo)審查主觀判斷因素較重，容易出現(xiàn)漏審的情況。所以我們?cè)趯彶橹贫戎性O(shè)置了異議、商標(biāo)局主動(dòng)宣告無效、其他當(dāng)事人無效等后續(xù)程序，以此來監(jiān)督和糾正。因此，如果購(gòu)買的商標(biāo)涉嫌違反上述條款，購(gòu)買的商標(biāo)很可能被撤銷，這可能導(dǎo)致購(gòu)買者投入的轉(zhuǎn)讓成本、購(gòu)買后的宣傳和使用成本的損失。雖然這種情況極其罕見，但撤銷結(jié)果幾乎是不可逆的，所以在購(gòu)買前，邀請(qǐng)具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)的代理人或律師進(jìn)行審慎判斷是極其重要的。
2
購(gòu)買的商標(biāo)是否連續(xù)三年未使用，存在被撤回的風(fēng)險(xiǎn)。
如前所述，由于我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)基數(shù)大，必然存在大量休眠未用商標(biāo)或被權(quán)利人囤積出售的情況。因此，為了激勵(lì)權(quán)利人使用注冊(cè)商標(biāo)，避免商標(biāo)資源的浪費(fèi)，我國(guó)商標(biāo)法設(shè)置了連續(xù)三年停止使用注冊(cè)商標(biāo)的制度?！渡虡?biāo)法》第四十九條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)成為核準(zhǔn)使用的商品通用名稱，或者無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷。即注冊(cè)商標(biāo)自注冊(cè)之日起無正當(dāng)理由連續(xù)三年被停止使用的，將面臨被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于購(gòu)買的商標(biāo)，要么是別人棄用或有意出售，要么是別人故意注冊(cè)用于商標(biāo)交易。一般來說，后者居多。注冊(cè)后專門用于轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)，大部分都是同一所有人持有，使用的可能性幾乎為零。購(gòu)買此類商標(biāo)時(shí)，要特別注意是否已經(jīng)注冊(cè)三年。未滿三年的，回購(gòu)后應(yīng)積極使用留存證據(jù)；對(duì)已滿三年的，撤回時(shí)要與轉(zhuǎn)讓方約定證明回復(fù)，并積極采取補(bǔ)充登記等補(bǔ)救措施，約定一旦撤回即退款。
三
購(gòu)買的商標(biāo)是否通過搶注、惡意模仿等方式注冊(cè)，或者原權(quán)利人是否存在欺詐等不正當(dāng)手段。
商標(biāo)法第四十四條：注冊(cè)商標(biāo)違反本法第十條、第十一條規(guī)定的。
、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審***宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。第四十五條：已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制。
《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十四條：以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者謀取不正當(dāng)利益的，****可以認(rèn)定其屬于商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的“其他不正當(dāng)手段”。
對(duì)于存在搶注、惡意模仿等行為，在此不再贅述，僅僅就欺騙性注冊(cè)行為進(jìn)行分析。當(dāng)購(gòu)買人對(duì)目標(biāo)商標(biāo)購(gòu)買前進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)分析，排除了禁用、缺顯、搶注、模仿等一系列風(fēng)險(xiǎn)之后，可能就會(huì)放心進(jìn)行交易，但往往會(huì)忽視一個(gè)問題，即轉(zhuǎn)讓人的商標(biāo)注冊(cè)行為是否存在“欺騙性”，而對(duì)于該“欺騙性”該如何定義呢？我們對(duì)字面上的理解通常是，向商標(biāo)注冊(cè)主管機(jī)關(guān)遞交了虛假的、具有欺騙性的注冊(cè)手續(xù)獲得的注冊(cè)，定性為“欺騙性”，但實(shí)際中，對(duì)于該“欺騙性”的定義更為廣泛且更具隱蔽性。在小米科技有限責(zé)任公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、第三人中山麥火生活電器有限公司關(guān)于第10224020號(hào)“小米生活”商標(biāo)案中，二審法院認(rèn)為，第10224020號(hào)商標(biāo)的原注冊(cè)人中山奔騰電器有限公司大量申請(qǐng)注冊(cè)包括訴爭(zhēng)商標(biāo)在內(nèi)與他人知名品牌相同或相近的商標(biāo)，具有搭他人商譽(yù)、聲譽(yù)便車之嫌，擾亂了商標(biāo)注冊(cè)秩序，損害了社會(huì)公共利益，不正當(dāng)占用了社會(huì)公共資源，并有損公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，已構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”之情形。訴爭(zhēng)商標(biāo)雖由原申請(qǐng)人奔騰公司轉(zhuǎn)讓于智米公司，智米公司又更名為中山麥火公司，但由于奔騰公司與智米公司存在特定關(guān)系，故商標(biāo)權(quán)利人變更并不能改變?cè)V爭(zhēng)商標(biāo)系以“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的事實(shí)。最終判定維持國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局及一審法院作出的訴爭(zhēng)商標(biāo)予以無效的結(jié)論。該案中的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為雖為企業(yè)關(guān)聯(lián)公司的轉(zhuǎn)讓，但其原理等同于商標(biāo)購(gòu)買行為，原權(quán)利人的“毒樹”直接造成了轉(zhuǎn)讓商標(biāo)的“毒果”。而在“UVISOR”商標(biāo)爭(zhēng)議行政糾紛案件中，北京市高級(jí)****同樣支持了該觀點(diǎn)。主管機(jī)關(guān)和法院設(shè)置這一規(guī)定的目的就是要打擊惡意注冊(cè)，切斷洗標(biāo)鏈條，我們必須清醒的認(rèn)識(shí)到，注冊(cè)商標(biāo)并沒有“善意受讓”。
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商標(biāo)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)
北京市高級(jí)****《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第7.4條規(guī)定：訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)違反商標(biāo)法相關(guān)規(guī)定的，訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)人或者注冊(cè)人僅以其受讓該商標(biāo)不存在過錯(cuò)為由主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)的或者維持有效的，不予支持。第14.3條也規(guī)定：商標(biāo)評(píng)審程序中，訴爭(zhēng)商標(biāo)從商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓至非商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名下的，可以適用商標(biāo)法第十九條第四款的規(guī)定進(jìn)行審理。
通過上述規(guī)定來看，如果購(gòu)買的商標(biāo)已形成毒樹之果，那大概率會(huì)被撤銷，因此在購(gòu)買商標(biāo)時(shí)尤其要避免風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，在此我們的建議如下：
1.購(gòu)買商標(biāo)前，先通過專業(yè)人士進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析；
2.制定完善的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同及轉(zhuǎn)讓流程，特別是合同中需要約定在轉(zhuǎn)讓不成或商標(biāo)被撤銷、無效之后的歸責(zé)條款及退費(fèi)方式；
3.購(gòu)買商標(biāo)的同時(shí)對(duì)相關(guān)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)性注冊(cè)或關(guān)聯(lián)性注冊(cè)，或者同時(shí)進(jìn)行新商標(biāo)的備用申請(qǐng)，避免購(gòu)買的商標(biāo)被撤銷或無效后導(dǎo)致無標(biāo)可用甚至侵權(quán)賠償?shù)那樾危?br /> 4.購(gòu)買后的商標(biāo)要積極使用，畢竟“使用”才能體現(xiàn)商標(biāo)最基本的價(jià)值。